De la demande provisoire française au PCT : la chronologie

Le Traité de coopération en matière de brevets ne délivre pas de brevets. Il vous donne une demande internationale unique, une recherche unique, une opinion écrite unique et — c'est décisif — un délai unique de trente mois à compter de votre date de priorité la plus ancienne avant de devoir choisir les pays dans lesquels poursuivre des brevets nationaux ou régionaux. Pour un programme biotech ou pharma qui ne connaîtra son indication principale qu'au mois vingt-quatre, ce délai est tout l'intérêt.

Une demande provisoire française suivie d'un PCT est la voie européenne la plus courante : la demande provisoire fixe la date à coût minimal, le PCT garde plus de 150 États contractants ouverts, et les phases nationales ne sont payées que pour les marchés qui comptent encore deux ans et demi plus tard.

L'article 4C de la Convention de Paris vous accorde douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire pour déposer des demandes revendiquant sa priorité. La demande PCT peut être déposée à l'INPI agissant comme office récepteur, au Bureau international de l'OMPI ou, pour un déposant français, à l'OEB. Déposer à l'INPI satisfait aussi aux règles françaises de dépôt à l'étranger de l'article L612-9 CPI, selon lesquelles une invention faite en France doit d'abord être déposée en France ou autorisée avant d'être déposée à l'étranger — un point qui compte pour les technologies intéressant la défense.

La demande PCT doit être une description complète : description, revendications, abrégé, dessins et, le cas échéant, listage de séquences ST.26. Elle peut ajouter de la matière par rapport à la demande provisoire — nouveaux exemples, nouvelles données — mais seul l'objet déjà présent dans la demande provisoire conserve la date antérieure. Tout ce qui est nouveau prend la date de dépôt du PCT.

Si le mois douze est manqué, la restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 PCT peut être demandée dans les deux mois, selon un critère « non intentionnel » ou de « diligence requise » suivant l'office récepteur. L'OEB, en tant qu'office désigné, ne reconnaît que les restaurations accordées selon le critère de la diligence requise. Ne construisez pas de plan dessus.

L'administration chargée de la recherche internationale — pour les déposants passant par l'INPI, l'OEB — établit un rapport de recherche internationale (ISR) et une opinion écrite, généralement vers le mois seize. C'est le premier avis indépendant sur la nouveauté et l'activité inventive, et c'est le document que liront vos investisseurs et vos licenciés. L'ISR guide aussi la stratégie des quatorze mois suivants : modifier les revendications selon l'article 19 PCT, demander un examen préliminaire international, ou simplement porter l'opinion dans les phases nationales.

La demande internationale est publiée par l'OMPI dix-huit mois après la date de priorité, avec l'ISR. À partir de ce moment, son contenu est de l'art antérieur opposable à tous, vous compris, et la confidentialité de la demande provisoire est terminée. Si une stratégie de secret d'affaires est préférée pour une partie de la divulgation, la décision doit avoir été prise avant le dépôt du PCT, pas avant le mois dix-huit — le retrait pour éviter la publication n'est possible qu'avant l'achèvement des préparatifs techniques de la publication.

Une demande d'examen préliminaire international (chapitre II) doit être présentée dans les vingt-deux mois à compter de la priorité ou trois mois à compter de l'ISR, le délai expirant le plus tard étant applicable. Elle permet un dialogue avec l'examinateur et un rapport préliminaire international sur la brevetabilité que certains offices prennent fortement en compte. Beaucoup de déposants s'en passent et argumentent dans les phases nationales ; c'est un arbitrage coût-bénéfice qui dépend du caractère négatif de l'opinion écrite et du nombre de pays envisagés.

La phase nationale doit être engagée trente mois après la date de priorité dans la plupart des offices — États-Unis, Chine, Japon, Corée, Canada notamment — et trente et un mois à l'Office européen des brevets et dans plusieurs autres. Entrer en phase nationale signifie payer les taxes nationales, déposer les traductions requises et désigner des mandataires locaux. C'est le moment où le vrai budget PI du programme est engagé, et le moment où la liste des pays doit être confrontée à l'analyse FTO et au plan commercial.

Une phase régionale européenne produit une demande européenne unique qui, à la délivrance, devient soit un faisceau de brevets nationaux, soit, depuis juin 2023, un brevet unitaire couvrant les États membres participants et jugé devant la Juridiction unifiée du brevet.

Parce que le PCT revendiquera généralement plusieurs demandes provisoires, et parce que chaque revendication du PCT ne bénéficie que de la demande provisoire la plus ancienne qui la divulgue entièrement (G 2/98, avec la priorité partielle issue de G 1/15), une matrice de priorité écrite — revendication par revendication, demande provisoire par demande provisoire — doit accompagner le projet de PCT. C'est ce qui vous permet de répondre à une attaque de priorité d'un examinateur ou d'un opposant en minutes plutôt qu'en semaines, et ce qui vous dit si l'une de vos propres publications intermédiaires est devenue de l'art antérieur contre l'une de vos revendications.